商標権侵害で警告したい

  商標権者であれば、自ら取得した商標権を活用して事業活動を行いたいと考えているかと思いますし、事業を守るために商標権という武器を使用せざるを得ない場合があります。商標権者は独占排他的に登録商標を使用でき、商標権者が登録商標を継続して使用していれば、登録商標には商標権者の業務上の信用が化体することになり、第三者がこれと同じものを無断で使用すれば、商標権者の業務上の信用を棄損することになり、さらには、いわゆる需要者において商品・役務について出所混同が生じるおそれもあります。それ故、商標権者としては、正当な権限のない第三者による登録商標と同一又は類似する商標の使用を停止させることで、自己の業務上の信用を維持し、また出所の混同を防止する必要があります。

　商標権者の取り得る措置としては、第三者の商標権侵害行為に対して警告書を送ることから始まるのが一般的です。警告書を送付した後、相手方が速やかに使用を停止すれば、警告した目的は達成されますが、相手方が使用を停止しないような場合には、商標権侵害の警告からさらに進んで、商標権侵害訴訟を提起するなどして、解決への道を探ることになります。

　以下、商標権侵害の警告に関する流れ等をご説明させていただきます。

商標権侵害で警告したい

警告書送付の前提

　商標権を侵害している疑いのある者を発見した場合の対応としては相手方に対して警告することを考えます。商標権侵害の警告の目的は様々ですが、第一義的には、事業活動を守るために、相手方の商標の使用自体を停止してもらうことです。自社の事業と競業する事業において、紛らわしい商品名やサービス名称を使用されているようなケースでは商標権侵害の可能性があります。

   商標権侵害の警告書については、弁護士名義の警告書を送るのか、弁護士名義ではなく会社名義の警告書を送るのか、これはケースバイケースです。警告する前に商標の類否や商品役務の類否、相手方から主張され得る抗弁の有無（正当理由の有無、たとえば先使用権や無効の抗弁、商標的使用ではない旨の抗弁等）は事前にしっかり検討しておかないと返り討ちにあうことにもなりますし、警告書の文面によっても相手方の態度も変わりますので、警告書はその内容を含め慎重に検討した上で行う必要があります。

　商標権侵害しているか否かの主な検討は、前述のとおり、相手方の行為が商標法の使用に該当するのか、登録商標と相手方の使用標章が同一又は類似するか（商標の類否）、登録している指定商品役務と相手方の使用する商品役務が同一又は類似するか（商品役務の類否）という点が中心となります。商標の類否は、原則として、商標が有する「外観」「称呼」「観念」という３要素を比較し、取引の実情を考慮した上で商標が似ているか否かを判断します。すなわち、「外観」は商標の見た目であり、「称呼」は商標の読み方、「観念」は、商標から生じるイメージであり、登録商標と相手方が使用している標章のそれぞれ外観、称呼、観念に分けて対比し、全体観察によって、しかも具体的な取引の状況を考慮して総合的に判断します。たとえば、外観・称呼・観念のうち一つが類似する場合であっても、他の二点が著しく相違する場合や出所混同を生じるおそれがないような場合には類似しないとされることもあります。また、商品役務の類否は、それらの商品役務が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品役務に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にあるか否かにより判断され、商品の品質、形状、用途が同一であるかどうかを基準とするだけではなく、その用途において密接な関連を有するかどうかとか、同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうかというような取引の実情をも考慮すべきとされています。

　また、商標権侵害に関する警告書を送付すると、当事者間の紛争が顕在化するため、その前にできることは事前にやっておく必要があります。たとえば、商標権者が登録商標を警告する段階でまだ使用していないようなケースでは不使用取消審判を請求されるリスクもあります。また、商標権が既に切れている（更新していない）ケースも偶にありますが、商標の使用の停止の警告を行う前提として、当然商標権が存続していることは前提となります。警告書が弁護士名義であろうが会社名義であろうが、警告した相手方が商標侵害の警告書を受け取った後、どのような行動にでるのか（無視する会社もありますし、弁護士をたてて反論してくる会社もあります）という点も十分に予想した上で行動する必要もあります。商標権侵害の警告書は、メールや普通郵便などで送る場合もありますが、一般的には内容証明郵便等で送るのが普通です。

警告書の記載内容

　商標権侵害の警告書の記載の基本形は、自らの所有する商標権の登録番号やその具体的な内容を提示した上で、相手方の使用している行為を特定し、当該相手方の行為が商標法が示す使用行為に該当し、かつ、当該行為が商標権侵害に該当すること（商標や商品の類否判断結果など）を記載します。その上で、商標権侵害行為の停止、すなわち、相手方の使用する商標の使用の中止を求めるという流れになります。昨今、警告書のひな形がインターネット上にも存在しますが不完全なものも多くみられます。上記のように商標権の存在、相手の行為の特定、相手の行為がどういう理由で商標権侵害となっているのかをきっちり説明する必要があります。時々、商標権の登録番号だけ書いている警告書も見受けられますが、それを受け取っても、なぜ商標権侵害となるのか記載がないと相手方は反応しないか、具体的に特定するように求められ、時間だけが浪費することになります。少なくとも弁護士が代理して対応するようなケースでは、具体的に特定しているケースが多いかと思います。

　商標権侵害の警告書の送付の段階では、相手方が、商標権侵害物品をどの程度どれぐらい価格で販売（サービスならその提供数）しているのか把握できていないケースが多いため、相手方に対して、販売（提供）数量、販売（提供）価格、販売（提供）先、仕入数量、仕入価格、仕入先などを開示するよう要請するケースも多いです。これにより、商標権者側の損害額を算定し、必要に応じて、次回以降の警告書のやりとりで、損害賠償の話を進めるということになります。また、商品の仕入先や販売先の開示を受けることで、商標権侵害品の流通ルートを解明することができ、商流の上流側の商標権侵害者に対して、さらに警告や訴訟等のアクションを取ることが可能となり、商標権侵害物品の根絶を図ります。警告書の最後の部分には、相手方の対応次第では法的手続や刑事告訴などを取る可能性がある旨の文言を入っていることも普通に見受けられます。

警告書送付後の対応

　商標権侵害の警告書を送付することにより、相手方がすんなり使用を停止すれば、第一義的な目的は達せられるのですが、無視されるケースもありますし、弁護士をたてて反論されることもあります。無視された場合には、弁護士名義の内容証明郵便等で再度警告するのか、または、弁護士へ委任して商標権侵害訴訟等の法的手続に移行するのかという選択になります。無視はされている（警告に対して返信がない）けれども、侵害だけは停止（商標の使用を停止）してくるケースも見受けられます。相手方から反論された場合（これは警告書送付前からおよそ予想できているはずです）は再反論するということになり、互いに納得できなければ法的手続（商標権侵害差止等請求訴訟等）に進むということになります。また、相手方が商標の使用許諾（ライセンス）を求めてきたり、場合によっては、使用停止までの猶予期間等を求めてくるケースもありますので、これらの対応については、こちらの通知の意図を踏まえて、相手方の出方をみながら最終的な紛争解決を目指します。

　警告後、訴訟提起するまでに訴外で和解するようなケースも多いですが、その際には和解合意書を締結する必要があります。合意書においては、それぞれの当事者の約束事（一定期間で使用を停止する、和解金を支払う等）を明確にして記載する必要があります。和解書を作成するようなケースでは、契約書を普段から見慣れている弁護士へご相談されたほうがよいかと思います。また、警告から訴訟に移行するようなケースでは、通常弁護士へ委任することになるかと思いますが、弁護士へ委任すると弁護士費用がかかりますので、商標権侵害訴訟を提起しても赤字となってしまうケースもあります。それ故、訴訟提起するか否かは、目的や労力、費用対効果等を考えて行動する必要があります。

　なお、商標権侵害をしている直接の相手方ではなく、その取引先に対して商標権侵害の警告書を送付したいというケースもありますが、これは特に注意が必要で、基本的にはやめておいたほうが無難です。後で商標権侵害訴訟等において、商標権侵害でないことが明らかとなると、過去に行った取引先への警告書の送付行為は、不正競争防止法上の虚偽事実に告知という不正競争行為に該当し、逆に差止や損害賠償のリスクを負います。また、商標権侵害で攻めている段階で、相手方に反論する材料を提供すること自体、控えるべきだと私は考えています。

　当事務所には、商標権侵害の警告をしたい、商標権侵害訴訟を提起したいという相談が多数寄せられ、色々な形で対応してまいりました。商標権侵害の警告や訴訟を検討されている企業様は、一度弊所弁護士まで、問合せフォーム等からご連絡ください。

商標権侵害訴訟を提起したい

裁判所への提訴(差止、損害賠償）

　商標権侵害に関する警告書を送付しても無視されたり、侵害しない旨の回答を得たような場合、商標権者としては次の一手を考える必要があり、通常は、商標権侵害訴訟の提起を検討することになります。商標権者であれば、商標権を侵害している者に対して、その侵害の停止を求めて提訴することが可能です。また、故意又は過失があれば、損害賠償請求の対象となりますので、こちらも請求することができます。なお、過失については推定規定があり通常認められますので、商標権侵害訴訟では、差止請求と損害賠償請求がセットとなっていることが普通です。差止請求と損害賠償請求の概要につきましては以下で説明させていただいております。なお、商標権侵害訴訟は、いわゆる知財訴訟と言われ、専門的な訴訟類型に該当しますので、商標を普段から取り扱う弁護士へご相談されたほうがよいかと思います。

商標権侵害訴訟の特徴

　裁判所における商標をはじめとする知的財産権に関する侵害訴訟は、東京や大阪の地方裁判所では、原則として侵害論（商標権侵害しているか否かの議論）と損害論（いくら損害が発生しているのかという議論）のステージがあり、通常は商標権侵害しているか否かがまず議論されます。侵害論の終了後に、裁判所から心証開示（侵害しているか否かの裁判官の暫定的な意見）がなされることも多いですので、この段階で和解ということもかなりの数あります。また、商標権侵害訴訟においては、特異な論点として損害不発生の抗弁というものもあり、商標権侵害行為が認められるものの、商標権者側には損害は発生しておらず、損害賠償は認めないというケースもあります。また、商標独特の争点として、元々が一緒にやっていた者同士が仲たがいする等して、一緒になって信用を構築してきた商標を今後どうやって使っていくのかという点で紛争となるケースも多く、この場合には権利の濫用という点が問題となることが多いです。

　商標権侵害訴訟において、第一審（地方裁判所）で判決が出れば、負けたほうが控訴できますし、相手方から控訴があれば、附帯控訴も可能となっております。裁判では三審制といって地裁、高裁、最高裁と三段階からなりますが、事実上は二審（控訴審、高等裁判所）で終了です。最高裁への上告や上告受理申立は、ハードルが高く、簡単には認められません。したがって、商標権侵害訴訟になった場合は、最高裁でひっくり返る可能性が低いという意味で、二審（高裁）の商標権侵害の有無の判断というのは最終判断に近いと考えたほうがよいと思います。これは商標権侵害訴訟に限ったものではなく、民事訴訟一般にも妥当する話です。

　ちなみに、特許権侵害訴訟とは異なり、商標権侵害訴訟の場合には、普段特許や商標等の知的財産の実務をあまり扱わない弁護士が代理人弁護士となっているケースもよくあり、この場合、商標法の理解に乏しく、裁判所から、主張について不明確となっていることから釈明を受ける等して、期日が空転する場合も見受けられます。商標などの知的財産権法に関する特有の主張やルールを理解している弁護士が相手方代理人になると、訴訟の進行は、スムーズになるといった印象を私は持っています。

　商標権侵害訴訟については、費用(弁護士費用）対効果（差止の可否、損害賠償額等）、勝訴による回収可能性、敗訴のリスクを常に考え対応する必要があり、どの段階で事件を終了させるのがよいか（訴訟前和解、訴訟途中で和解、判決による決着）、ケースバイケースで非常に難しい問題です。時間と共に状況も変化しますので、担当弁護士とこ相談を重ねて決めていくことになります。このあたりは商標の訴訟を取り扱っている弁護士へ相談し、最終的に方針を決定したほうがよいかと思います。